濟寧商標小課堂—非規范商品的認定及申請策略

一、非規范商品的定義

       在商標實務中，一般將《類似商品和服務區分表》（下稱《區分表》）中記載的商品稱為“規范商品”，而將《區分表》未記載的商品稱為“非規范商品”。非規范商品產生的原因主要是技術進步和市場發展導致新產品或者新服務模式面世，而這些新事物通常需要若干年才能發展相對成熟，被消費者普遍認知和接受，直至其能夠被清楚地描述和定義時，才可能進入《區分表》成為規范商品。另外，有些規范商品逐漸從市場上消失，也會從《區分表》中刪除，變為非規范商品�！秴^分表》的這種變化會給商標權利人和執法者都帶來許多挑戰，例如在申請時如何劃定非規范商品的所屬類和群組，在授權確權各項程序中如何認定與非規范商品是否構成相同或類似；特別在我國注冊商標連續三年不使用撤銷制度（下稱撤三）程序中，會帶來諸多不確定性。

二、非規范商品在撤三案件中的認定

       2019 年頒布的《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》對撤三程序有以下規定：

       19.7 【非規范商品的認定】

       實際使用的商品或者核定的商品不屬于《區分表》中的規范商品名稱，在認定具體商品所屬類別時，應當結合該商品功能、用途、生產部門、消費渠道、消費群體進行判斷，并考慮因消費習慣、生產模式、行業經營需求等市場因素，對商品本質屬性或名稱的影響，作出綜合認定。

       19.8 【非規范實際使用商品構成核定商品使用的認定】

       實際使用的商品不屬于《區分表》中的規范商品名稱，但其與訴爭商標核定使用的商品僅名稱不同，本質上屬于同一商品的，或是實際使用的商品屬于核定商品下位概念的，可以認定構成對核定商品的使用。

認定是否屬于同一商品，可以綜合考慮物理屬性、商業特點以及《區分表》關于商品分類的原則和標準等因素。

       這里提出了認定非規范商品所屬類別以及與核定商品是否屬于同一商品的原則和參考因素�？梢钥吹�，商品功能、用途、生產部門、消費渠道、消費群體這些依據與通常判定商品類似的分類原則是一致的，但這里還另外提出了消費習慣、商業特點等更側重市場實際的因素。應該說，這是一個綜合考慮多因素、不確定性較高的判斷過程。首先，因為《區分表》中的所謂“規范商品”從來沒有清晰定義，無論世界知識產權組織（WIPO）還是國家知識產權局都沒有給出每項商品的內涵和外延，也沒有給出示例圖，解釋全憑望文生義；其次，對于未進入《區分表》的非規范商品就更不用說了，如何定義、如何理解很可能出現各執一詞的局面；最后，再將兩個說不清的對象放一起比較，就真的要跟著感覺走了。在這種情況下，哪一方能拿出教材、詞典、標準、專利文獻、產品手冊等有利證據來支持己方的商品解釋，哪一方就可能增加勝算。

      下面先說明非規范實際使用商品與核定使用的商品屬于同一商品的情形。在筆者代理的一件商標撤銷復審行政訴訟案中，訴爭商標的核定商品為“汽車發動機用起動熄火器”，而權利人實際使用的商品名為“發動機艙檢修裝置”。前級法院認為二者不是同一商品，因此撤銷了商標注冊。在本級法院審理中，我們補交了兩篇專利文獻，發明名稱恰好分別使用了上述兩個商品名。通過二者說明書的描述可以直接得出：所謂“汽車發動機用起動熄火器”本身具有使發動機起動和熄火的功能，用途則是完成發動機艙檢修，兩個名稱分別從功能和用途角度描述同一事物，應為同一種商品。在“龍冠及圖”商標撤銷復審行政訴訟案中，法院認為，雖然“殺蟲氣霧劑”不屬于規范商品名稱，但其與核定使用的“殺害蟲劑”僅名稱不同，本質上屬于同一商品，所以維持了訴爭商標注冊。在“ALPINE 及圖”商標撤銷復審行政再審案中，法院認為，“樂器箱包”這一商品無論在復審商標申請注冊時還是撤三案件審理時，都不是規范商品，但從功能和用途等方面分析，其實質上與復審商標核定使用的“手提袋、旅行包”等商品相同或者相近，因此維持了復審商標注冊。

       另一種情形是實際使用的非規范商品被認定為核定使用的規范商品的下位概念，這樣也能維持商標注冊。例如，在“LUKOIL”商標撤銷復審行政訴訟案中，法院認為，根據教材和專業書籍，可以證明核定使用的“潤滑劑”商品是實際使用的潤滑油的上位概念，因此維持了在“潤滑劑”等商品上的注冊。在“三槍”商標撤銷復審行政訴訟案中，訴爭商標注冊在 1202 群組的“摩托車及其零部件（不包括輪胎）；汽車”等商品上，但未注冊在1204群組的“三輪車及其零部件；機動三輪車；電動三輪車”等商品上。二審法院認為，實際使用的“電動三輪摩托車”從車子外形、規格等方面應屬于 1204群組的“電動三輪車”。該商品雖然核定使用的“摩托車及其零部件”商品類似，但不在核準范圍內，因此撤銷了注冊商標。然而，最高人民法院隨后撤銷了上述判決，理由是：雖然實際使用的“電動三輪摩托車”屬于非規范商品，但根據《機動車運行安全技術條件》的記載，摩托車可以根據內燃機排量或者電動機的最大輸出功率總和來區分。從相關公眾的一般認知角度，“電動三輪摩托車”在外形、功能用途、銷售場所等方面與摩托車并無本質不同，應屬于摩托車范疇，因而改判，維持商標注冊。

三、非規范商品的申請策略

       在解釋了非規范商品在撤三案件中的認定規則后，我們可以進一步思考其對商標申請策略的影響。在實務中，由于非規范商品不容易被接受，導致申請接到補正通知，甚至不予受理，所以申請人一般傾向于回避在申請中加入非規范商品。但這種回避有時會給申請人帶來長期風險，因為漏選或者暫時選定其他商品作為代替，在未來的撤三、無效、侵權等類型案件中可能導致缺少可用的核定商品項，或者對代替商品的解釋不被接受，從而無法實現預期的商品覆蓋或保護作用。在“AROSI 及圖”商標撤銷復審行政訴訟案中，訴爭商標注冊在“穩壓電源；電池”等商品上，但實際使用的商品是“蓄電池”和“UPS 不間斷電源”。一審法院認為，“蓄電池”自身屬于規范商品，卻未在核準范圍內，其使用不能維持同一群組的“電池”等商品的注冊�？梢姺ㄔ何磳ⅰ靶铍姵亍苯忉尀楹硕ㄊ褂玫摹半姵亍鄙唐返南挛桓拍�，因而未維持注冊。另外，法院認為，“不間斷電源”屬于非規范商品，但與核定的“穩壓電源”功能側重不同，存在差別，因此不能維持注冊。隨后二審維持了一審判決。這是典型的申請人自己對代替商品的解釋未被接受，導致不利后果的情況。在本案中，法院特別強調：“商標局已有相關商標在非規范商品上準予注冊的先例，故《區分表》中沒有‘不間斷電源’商品，不能成為訴爭商標注冊人在核定使用的‘穩壓電源’等商品上使用訴爭商標的正當理由�！笨梢�，如果申請人畏難回避非規范商品的申請，卻有其他人獲準注冊，那么法院可能不接受不注冊的理由，還會因對商品理解不同作出不利判決。

       在愛國者公司與飛毛腿公司爭奪“愛國者”商標在“移動電源”商品上注冊的經典案例中，愛國者公司雖然從 2005 年開始銷售移動電源產品，但飛毛腿公司在 2006 年受讓取得一件 1996 年 7 月申請在“ 電 池 ” 等0922 群組商品上的 第 1084577 號“”商標。該商標比愛國者公司最早申請的0901 群組的“愛國者”商標還早2個月， 搶占了法律制高點�！耙苿与娫础币婚_始是非規范商品，但兩家公司在 2008 年和 2010 年分別提交申請并陸續獲準注冊，然后又分別對對方商標提起無效宣告申請。最終飛毛腿公司以商標近似為由成功“無效”對方商標，而愛國者公司也以其 0901 群組的馳名商標為由“無效”掉了飛毛腿公司在“移動電源”上的注冊，即雙方誰都沒有在“移動電源”商品上保住商標注冊，形成了權利真空。值得注意的是，當愛國者公司以馳名商標保護為由訴飛毛腿公司商標侵權時，最高人民法院認為：“考慮到商品的變遷及市場實際，難以認定飛毛腿公司第 1084577號“” 商標在移動電源商品上的使用超出其核定使用的（‘電池’等）商品范圍”，進而未支持愛國者公司的侵權主張。從本案中我們可以吸取的經驗之一是：如果愛國者公司在 2005 年開始銷售移動電源時，即能預判該非規范商品的屬性和可能分組，并早于飛毛腿公司獲取注冊在“電池”上的第 1084577 號“” 商標，就可能避免后來的糾紛和不利后果。

       在筆者代理的另一個商標撤銷復審二審案件中，訴爭商標注冊在 1109 群組的“浴室隔板；浴室裝置；盥洗池 ( 衛生設備部件 ) ；坐便器”商品上，但實際使用的商品是“浴室柜”�！霸∈夜瘛痹� 2005 年申請時還是非規范商品，直至 2020 年才成為 2001 群組的規范商品“浴室柜（家具）”。權利人主張其申請時按自己的理解，將“浴室柜”視為核定使用的“ 盥 洗 池 ( 衛 生設備部件 )”或“ 浴 室 裝 置 ” 的下位概念，應予維持。但如前文所述，這種一廂情愿的理解并不能保證與事實相符，也不能保證得到法官認可。如法官在判決書中所說：“根據訴爭商標申請注冊時的區分表，浴室柜雖然不屬于規范商品名稱，但在材料、功能、用途等方面與位于2001 群組的‘盥洗臺（家具）’商品更為接近，而‘浴室隔板；浴室裝置；盥洗池（衛生設備部件）’商品則屬于衛生設備類商品。故，浴室柜不屬于訴爭商標核定使用的復審商品，亦與訴爭商標核定使用的復審商品存在本質區分�！币虼�，撤銷了商標注冊。

       從以上案例中我們可以總結出一些申請時面對非規范商品的策略。首先，申請人需要樹立一個觀念：只要是自己實際要使用的商品，無論通過何種辦法，都要盡可能地實現商標權利覆蓋，不能回避形成權利空白點。如果要使用的確實是非規范商品，我們先要考慮該商品是否已有業內比較明確的定義，可通過提交清晰準確的商品描述，爭取使該非規范商品被審查員接受。如果申請該非規范商品確有困難，則可以考慮用一個上位概念的規范商品、類似的下位概念商品或者二者組合來代替。例如申請人自己生產球型關節人偶（BJD），但該商品直至 2023年才被錄入《區分表》2802 群組成為規范商品。在此之前，可考慮用上位概念商品“玩具”、最接近的下位概念商品“可動人偶”或者二者組合來代替。值得注意的是，《區分表》因功能、用途不同，可能將看起來接近的商品劃分到不同的類，例如“手套（服裝）”被分在第 25 類；“醫用手套”屬于醫療輔助器具，被分在第 10 類；“競技手套”屬于體育用品，被分在第 28 類。像上述“浴室柜”案，如果申請時把握不住它到底屬于衛浴設備還是家具，那就在第 11 類和第 20 類都提交申請，這樣可避免因自身誤判造成權利喪失。再者，非規范商品一旦進入《區分表》，轉正為規范商品，申請人要及早補充注冊。例如上述愛國者“移動電源”案、“浴室柜”案、“球型關節人偶（BJD）”案等，當這些非規范商品進入《區分表》時，建議立即補充申請，即便前面已經獲準在類似商品上注冊，但代替品終究是代替品，不能保證在所有情形下都能實現預期的覆蓋和保護作用。

來源：濟寧商標注冊   http://www.szamdi.com/content/?728.html